[ 邵胤植 ]——(2003-4-26) / 已阅36887次

由以上案例之发展脉络可见，法院主要的争议，在于判定产品构造之显著性的标准为何。多数法院力图将产品构造之问题，纳入传统商标法的框架内，一者以防混乱，二者以免遏阻竞争。但是，法院回避了上文所问一个根本的问题，即：产品构造是否当然与其他商业外观（比如产品包装）相同？是否当然具有固有显著性，而根本无须证明第二含义？此种当然的推定，是否亦会妨碍自由市场？Duraco 案实则已意识到，认定产品构造之固有显著性，颇具难度。法院判称，消费者之欣赏产品构造，每因其“固有魅力（Inherent Appeal）”的吸引，而非因其具有标示来源的功能。不过，一些法院并不否认产品构造“令人愉悦（Pleasing）”的效果，如在Landscape案中，法官认为，判定商家的企图究竟在于标示来源，抑是制造愉悦，对于法院而言，几不可能。据此，法院似乎认同，具有显著性的构造，同时具有一些“愉悦”的效果，并不妨碍一种构造注册为商标，当然，此种愉悦须是非功能性的。可是，此种观点，是否仍对自由竞争造成威胁？

在具有标志性的Wal-Mart案中[21]，最高法院面对上述的矛盾，远远跃出一步，干脆否定产品构造具有固有显著性。Wal-Mart案似乎受到Qualitex案[22]的启示（在该案中，原告出售一种金绿色的衬垫，被告则出售颜色相近的衬垫，法院认为，颜色虽得注册为商标，但却无固有显著性，必须证明第二含义），指出，所有的产品构造，依其本性，天生缺乏固有显著性，但却可由第二含义而获得显著性；如果商家欲于建立第二含义之前，而享法律之保护，则得申请版权或专利的保护。

在Wal-Mart审理进程中，多方观点认为，Seabrook案的测试法，至少是一个好的开始，提供了一个基本的合理架构，即便其测试法本身，尚不完善。但法院却认为，将产品构造当然推定为与其他商业外观（如产品包装）相同，并当然推定其具有固有显著性，并创设种种测试法来论证之，是一切矛盾的根本。法院判云：“我们认为，消费者明了这样一个事实，即便最不寻常的产品设计，比如企鹅状的鸡尾酒混合器，其目的并不在标示商品之来源，而几乎总是为了装扮产品之本身，俾更为有用，或更具魅力”[23]。

法院进一步自保护消费者与自由竞争之视角，提出论据：“盖因产品构造每具非标示来源之目的，故其每致‘固有显著性原则’之适用（笔者注：显著性原则适用的前提应当是，一项可注册符号只执行标示来源的功能），有损于消费者的其他权益。消费者不应被剥夺因有关实用与美感目的之竞争而产生的利益。惟产品设计每每服务于实用与美感，如其以固有显著性为由入禀法院，则对于市场新进入者，是一种威胁。在产品构造的场合，我们对于发明一种合理清晰的判断（固有显著性的）方法，几无信心”[24]。

法院同时申明，Wal-Mart并非推翻Two Pesos的判决，只是区分了包装与构造的不同；构造虽无固有显著性，包装却可具固有显著性（故Seabrook测试法，对包装应将继续适用）。据此，Two Pesos案中的餐馆外观，应视为包装，而非构造。然值得注意者，法院对此并未提供充足的理由。而有趣的是，法院亦举出可口可乐瓶子为例，认为此种容器虽得视为包装，但自器皿收藏者等角度，亦可视为产品之一部分。法院指出，如果难以区分构造与包装时，原告应证明第二含义（笔者注：本句至为重要，不妨简称为“难以区分原则”）。据此，可口可乐瓶子“有望”被要求证明第二含义。此判决或将影响可口可乐外观在中国大陆的命运。中国旧商标法由于缺乏立体商标之规定，此外观未能径获商标注册，实则中国法院自有提防垄断的考虑，故新商标法虽依TRIPs而保护三维商标，然自推动竞争的角度而言，似仍不宜赋予该外观以商标权。

Wal-Mart的影响，目前尚不明朗。自消极方面而言，其可能使商标法保护构造变得困难，因为证明第二含义，并非易事，特别易致成本的增加[25]，这对于市场新进入者，似多不利。而“难以区分原则”，则可能导致要求证明第二含义的滥用。值得注意者，欧共体的走势与美国相近。特别地，获取第二含义，或将愈益困难。在Baby Dry案中，法院递文欧共体商标局（OHIM）指出，如何才算是足够的使用，以致能够克服天生的无显著性？在英国，法院似乎并不信任社会调查的证据[26]，这或是因为在消费者的眼中，实在难以甄别视觉享受与标示来源之不同。

此外，虽然Wal-Mart认为部分外观可由版权或专利而保护，然而此类保护，是属局限，可能致使某些构造，堕入无保护的真空中。另有观点质问，Wal-Mart并未提供足够理由说明，是否所有的产品设计，均绝对缺乏固有显著性，比如，何以认定，螺丝刀柄底端蝶状王冠之饰，天生无法标示来源[27]？该文亦指出，颜色之无固有显著性，并无法当然认定构造亦无，因为颜色往往是局限的[28]。不过，该作者似乎忘记了，在Qualitex案中，法院已然否定了种种认定颜色有限的说法。

但是，亦有观点指出，Qualitex案从未断言颜色必然不具固有显著性，故Wal-Mart案不应如此断言。该观点援引Qualitex案的段落“有时颜色可以满足平常商标的注册条件”而得出上述结论[29]。不过，就截取的区区一句而言，似无法当然作论。

笔者认为，Wal-Mart毕竟对多年来困扰的矛盾，提供了新的思路。证明第二含义，并不当然阻遏某一方的利益，因为法院在今後的判例中，自会发展出合理的测试法，以臻公平。自防止垄断之角度，完善第二含义之证明，远较泛滥保护外观安全。进言之，由以上判例发展的脉络可知，美国法院在涉及显著性之问题时，非常注重将法律主体的保护，放诸推动经济的背景下考量。由于公平竞争的支点每有变化，则判例的结果，亦每有不同：Two Pesos旨在为企业广开自由竞争之路，而法院并未料及商家利用商业外观之商标注册，而谋求垄断或不当之利（Unfair Advantage）的可能性。故在八年之後，当商情大有不同时，Wal-Mart随即收缩商业外观保护的尺度。由此可见，虽商标法律之具体适用，前後可能完全相反，但总须围绕标示来源及公平自由之本旨，乃能在一定时期内，实现知识产权制度促进经济提升及市场有效配置的重要功能。就此精神而言，Wal-Mart并不宜仅仅视为一种“政策性的决定（Policy Decision）”[30]。

四．非功能性：标示论与竞争论如何统一？

如果商业外观具有功能性，则即便其本具固有显著性，或已获得第二含义，商标法亦必不保护之。欧美判例法表明，如果一项设计，有碍于其他竞争者进入市场[31]，比如“此设计影响物品的成本或质量”[32]，则其属于功能性设计（De Jure Functional）。可见，非功能性原则根本上是从促进自由竞争的角度而创设的。这似乎亦是防止专利与商标交迭的一道屏障。

据此，判断实用功能性时，如果一项设计被商标化後，竞争方将因设计相关的外观而增加成本，则该项设计具有功能性。首先，如果一项设计，攸关一类产品的基本功能[33]，或曰一项设计是属行业内通用的必要方式[34]，则显属功能性者。譬如，在Interactive Network案中，其球赛计分方法被认为具有功能性，因此种方法攸关球赛报道之目的[35]。又如，显而易见地，由于圆形是轮胎设计的唯一选择，故圆形外观不可注册为轮胎商标。

其次，如果一种设计，属于相关设计中较优的一种（A Superior Design），比如此设计可以降低成本，则仍不可注册为商标[36]。而如果仅存在有限数种替代性的设计，则这些设计亦不可作为商标而专有[37]。不过，如果一项设计之某些部分具有功能性，只要其整体上是任意的（Arbitrary），则该整体（Combination）应可视为非功能性外观[38]。

美感功能性的判断较难，标准不一，有些法院甚至采用实用功能性的判断标准。Pagliero案最早定义此一概念，法院认为，如果美感制品之外观，占据该种制品商业成功之重要成分，则其属于美感功能性外观[39]。然而，这一标准因有宽乏之嫌，而遭到一些法院的否定。甚至有法官认为，功能性的标准，根本不应适用于装饰（Ornamentation）的场合[40]。不过，亦有观点指出，考量目前美国设计专利法及国会对于版权法保护设计的态度，美感功能性原则不啻必要，更须加强[41]。较认可的标准是，如果产品构造因其美感价值而在竞争中占据极大之商业利益，则此种美感有碍于竞争，具有功能性。

另有观点亦自成本与效益的角度，评判美感功能性。简言之，反垄断的效益，应当高于消费者搜寻商品的成本[42]。如果不合理地适用美感功能性的原则，则一公司精心企画的设计，在初投入市场时，即可能遭到仿冒；如此，则企业可能减少相关设计的投资，从而减少商业外观的多元化，并在长远上可能增加消费者搜索的成本[43]。不过，此种成本分析，似乎亦应关注反垄断与自由竞争的关系，而不仅是反垄断与消费者的关系。

由以上可知，功能性的判断，并无清晰的范式可循。可以说，功能性是最不易理解的知识产权概念[44]。有观点认为，应由商标标示来源的特质理解功能性[45]，如一些案例指出，商标之目的无他，惟标示来源而已（[Trademark] serves no purpose other than identification）[46]。据此，如果外观具有标示来源之外的效用，比如吸引消费者购买，则其似应归属功能性的外观[47]。

但由上述对于功能性标准的简介可知，大多美国法院非依“标示论（The Identification Theory）”，而是依“竞争论（The Competition Theory）”阐演的。後者认为，如果一项外观有碍于竞争市场，则具有功能性，此则远较标示论宽松。

标示论的缺点，在其苛刻的要求，有可能漠视应享保护的外观，从而减弱企业自由创意的蓬勃精神。而竞争论的缺点，则在其可能导致商标权人无意提供尽量低廉的价格[48]，从而破坏消费者的权益。笔者认为，两种理论的融合点在于，如果一种美感设计，有碍于自由竞争，则具有功能性（此忠实于知识产权法的基本理念，即：专有权不得妨碍“共有”）；如无碍竞争，则亦须证明有标示来源的能力，方可受商标法保护（此忠实于商标法的本旨，即：商标必须标示来源）。笔者认为，前述的Wal-mart案，可视为两种理论的折衷之法：法院虽然认为无碍竞争（非功能性）之美感设计，亦有可能受商标法之保护，但却强调第二含义原则，要求证明此种设计能执行标示之职责。

五．Traffix案与Phillips案：过期专利命运多舛

对于非功能性原则的另一个重要考验，是过期专利的问题。由前文可以推断，若一项过期专利具有功能性，则其必不受商标法的保护，斯理甚明。但是，是否存在非功能性之过期专利，而竟可续享商业外观法的保护？盖因商标法上之非功能性原则，如上所述，主要距焦于商业外观不得攫取不当之利[49]；而专利法则仅要求发明具有实用(Useful)、创新（Novel）及不寻常（Non-obvious）的特征，据此，则非功能性的外观，亦可获得专利保护。[50] 换言之，产品构造有可能同时具有可专利性及非功能性[51]。这样，非功能性的过期专利，便可堂皇而获商标保护。由此看来，非功能性原则，可能并不如McCarthy教授所认为的，能够调节专利法、商标法及自由竞争的关系[52]。

Vornado案试图解决此一立法交迭的问题[53]。法院认为，鉴於原告的螺旋式烤架设计，曾受实用专利之保护，且属于发明的重要方面[54]，则即便其具有商标法上之非功能性，亦不可享有商标法的保护。此项判决的争论较大，关键在于其测试标准是否过于苛刻。有观点指出，“Significant Inventive Aspect”标准的现实操作性太小，或几不可行[55]。

有观点指出，Vornado回避自标示论的角度立论，亦即回避了一个重要问题：如果非功能性的过期专利能够标示来源，其为何不可受商标法之保护[56]？该观点认为，是否曾由专利保护，并不是问题的关键；关键在于，此过期专利是否属于商标法上之非功能性外观，是否标示来源[57]。然而，笔者认为，标示论应以竞争论为前提。这是因为，以上文分析可知，推动自由竞争是知识产权的总纲；而标示来源，则是商标法内的子纲。正如本文第一段所言，应将商标法放诸自由竞争与反垄断的大背景下考量。此亦是何以功能性之外观，即便其能够标示来源，商标法亦不予保护之法理。这样，如果商标法上之功能性理论，不足以防止商标法成为滋生垄断的“後院”时，则商标法有必要为自由竞争，再让一步。进言之，由专利而保护创新，已属强力保护，故专利法亦依“专利过期原则”，而平衡与自由竞争的关系。而就商标法而言，只要商标权人不间断地使用商标，并保持其显著性，则商标可以永续存在。这样，如果商标法保护过期专利，则专利便可享受永久保护，这显悖于公平自由的目标。此一精神，亦可见诸Vornado案之後的Zip Dee案的判决[58]，而Vornado至少是想遵循此精神。此外，若是非斤斤于标示论不可，则笔者却认为，本案恰恰符合最苛刻的标示论，即：如果具有标示来源之外的功能，如专利的功能，则不可受有商标法之保护。

但Thomas案的思路与Vornado案不同[59]。本案法院认为，商标法本身并不当然排除对于过期专利物的保护。 法院依旧紧密围绕商标法上之功能性原则，认定原告的椭圆形电缆头具有功能性。但法院同时认为，亦应顾及不具商标权的功能性外观之权益。即：如其具有显著性，则因自由仿效而引起的损失，法律不应漠视，对此，可令仿效者明示来源之不同，以防消费者混淆[60]。所以，“被告仿效原告电缆头之唯一责任，在于明示来源，以防公众混淆”。

最新的Traffix案有另一番起色[61]。本案中，原告欲以商业外观法保护其过期专利（双弹簧设计之路标）。在诉讼中，原告援引传统的功能性定义（如Qualitex案中的定义）辩称，现实中存有许多双弹簧设计的替代品，故商标化其双弹簧设计，并不会置竞争对手于“显然不利的境地（A Significant Disadvantage）”[62]。最高法院首先申明，功能性的确是衡量的标准，但是，Qualitex案的定义，不适用于实用功能性的场合，而只适用于美感功能性的场合。法院偏向于借鉴Inwood案的测试法，认为“如果一项外观攸关物品的使用或效果，或影响物品的成本或品质，则其具有功能性”[63]。非常重要地，最高院纠正上诉法院关于“唯有明显妨碍竞争的外观才有功能性”的论点，而认为，有无替代品与功能性测试标准无关。

随後，法院特别指出，曾受专利保护的外观，其本身即是“功能性存在之有力的证据推断；专利人应承担责任，证明此一外观并非发明的有用部分”[64]。可见，法院籍扩大传统功能性之适用，以解决商标法与专利法的交迭。当然，值得注意的是，法院巧妙地避免直陈过期专利必定属于功能性之物，而仅申明，专利人必须承担重大的举证责任。此种谨慎，在未来的判决中，可能会有更明确的答复。

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