[ 马东晓 ]——(2007-8-2) / 已阅19259次

类似地，英国专利法规定：假如获准专利的发明是制造一种新产品的工艺，该专利权所有者以外或其许可证领取人以外的人所制造的同样产品，除非有相反的证据，否则在任何诉讼中应被认为是用该工艺制造的。 而TRIPs第34条的规定也是类似。
与现行专利法中的表述相比，可以明显地看出来，专利法只要求“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，而没有进一步直接规定“如果不能证明其产品制造方法不同于专利方法，则推定其使用了专利方法”。表面上看，两者的实质是一样的，甚至进一步直接规定反而有画蛇添足之嫌，但本质上现行专利法这样规定是没有区分甚至混淆了举证责任概念内涵的两层含义。换句话说，现行专利法只规定了被控侵权人“提供证据的责任”而没有规定“提供证据不能或者说服不能而在结果上的责任”。其后果一是在诉讼实务中削弱了证明标准对所提出的证据在证明结果上的作用和影响，二是没有达到法律推定所具有的明示甚至警示的立法效果，即没有明确告知潜在的侵权人，如果不能证明（而非提供）其产品制造方法不同于专利方法，则法律直接推定其构成侵权的制度本意。
关于商业秘密泄露问题，目前已经成为限制甚至反对制造方法专利举证责任倒置的主要理由。诚然，因为专利权人发明了一种新产品的制造方法，依现行专利法就可以在指控他人侵犯该专利权时让对方提供其产品制造方法以证明自己是“清白”的，而全然不管被控侵权人为证明自己“清白”可能会公开商业秘密甚至损害自身的利益。这一点恐怕是当初创建举证责任倒置制度时的“危险领域说”所没有考虑到的，而且比较民事诉讼法上列举的适用举证责任倒置的情况，制造方法专利也确有与其他特殊侵权行为情况不同的地方。但无论如何，保护商业秘密不应当成为被控侵权人拒绝出示侵权证据的合法理由，立法以及司法实践应当明确宣示并采取必要措施避免商业秘密不必要披露。在这一点上，美国法院的做法可以借鉴，他们通常以签发令状的方式规定商业秘密只有出庭律师才能过目，限制庭审中涉及的商业秘密在律师以外的公众中传播。
所以，关于现行《专利法》第57条第2款，还应当参照TRIPs第34条3的规定，“在引用相反证据时，应顾及被告保护其制造秘密及商业秘密的合法利益”。
综上所述，建议将现行《专利法》第57条第2款修改为：“专利侵权纠纷涉及产品制造方法的发明专利的，如果制造相同产品的单位或者个人具有相当大的可能是使用专利方法制造的，而专利权人经合理努力仍未能确定其确实使用了专利方法，如无相反证据，则推定该相同产品为使用专利方法获得。”
同时增加第3款：“制造同样产品的单位或者个人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明时，有权要求保护其商业秘密。”

四、小结

专利法第三次修改对于落实国家知识产权战略，建设创新型国家，适应国际知识产权保护形势的发展变化都有着积极的意义。因此我们认为，在修订专利法时，应考虑到专利管理机关执行的是公法性规范，对私法性规范调整的范围不宜介入；我国实行权利法定主义，在创设民事权利时应当考虑其是否被赋予了新的权利内容，在法律关系内容上与原有概念是否有本质性区别；在保护专利权的司法实践中，应当考虑我国国情的现实状况，使立法适应社会发展需要。
（作者系全国律协知产委专利分会主席和委员）


参考文献

张俊浩主编：《民法学原理》，中国政法大学出版社，第74页。
李永明主编：《知识产权法》，浙江大学出版社，第336页。
〔日〕纹谷畅男编：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年版，第49页。
参见《技术合同法实施条例》第6条。（1989年3月15日国家科技委员会发布，现已废止）
〔日〕纹谷畅男编：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年版，第36页。
尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社2005年版，第184页。
《日本特许法》第104条，参见中国科学技术情报所专利馆编：《外国专利法介绍（2）》，知识出版社1986年版，第220页。
《英国专利法》第100－（1）条，参见中国科学技术情报所专利馆编：《外国专利法介绍（2）》，知识出版社1986年版，第141页。

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