[ 王瑜 ]——(2024-3-31) / 已阅269次

商标在先使用与注册商标的冲突
甲公司和乙公司都是大米生产企业，两家企业同在一个县。甲企业使用了一个名称作为自己的“品牌”，乙公司后来将该名称注册了商标。双方市场有些竞合，乙公司的产品比甲公司更受到消费者青睐，由于商标/品牌相同消费者总将两个产品弄混淆，甲公司也故意误导消费者，致使乙公司市场销售受影响。乙公司以商标侵权为由，向当地市场监管部门投诉，因为甲公司使用在先，市场监管部门没有进行处罚。后来，乙公司又向法院提起商标侵权诉讼，在法院审理过程中，甲公司以享有在先权利为由提出抗辩，乙公司主动撤诉。
这个案子涉及到商标在先使用问题。《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
如何解读《商标法》第五十九条第三款？在（2022）浙民终1289号民事判决书中，法官从法理上作出了明晰的解释：“商标在先使用权制度是商标注册原则的一项例外，其设立的目的是保护在先使用并产生一定影响力的未注册商标能够在原有范围内继续使用，从而平衡在先商标使用人与在后商标注册人之间的利益冲突，维护公平竞争的市场秩序。法官同时提出了形式要件，需要同时满足以下条件：1、在先使用相同或者近似标识，应当早于申请商标注册的时间，同时亦必须早于注册人使用涉案商标的时间；2、在相同或类似的商品上在先使用；3、在先使用具有一定影响，且必须在注册人申请商标注册日和使用日之前就已经具有一定影响；4、使用人必须在其使用被诉侵权标识的原有范围使用该标识，而原有范围的判断，应以在使用人使用其被诉侵权标识所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。[i]”
法官作出的解释比《商标法》第五十九条第三款更容易被理解。以下逐条解析：第一点，在先的时间问题。在先使用的时间要早于商标注册时间，如果注册人先使用再申请那么在先使用的时间还要早于注册人使用该商标的时间。（2016）最高法民申1284号民事判决书认定在先使用者主体成立日期晚于诉争商标的申请日，因此认为被告拥有在先权利缺乏事实和法律依据。[ii]第二点，类别问题。在相同或类似的商品上，意味着可以跨类，不局限同一个类别。
第三点，知名问题。在先使用必须已经具有一定的影响力，且必须是在商标申请或使用之前就已经具有一定的影响。在（2022）京民终764号民事判决书中，法院认为在案证据尚不足以证明“××”标识的使用在涉案商标申请日之前已具有一定影响，故该项主张缺乏依据，不能成立[iii]。这一条在司法实践中容易被当事人忽略掉，没有提出对在先使用的影响进行审查，只要是在先使用就认为不构成侵权。
第四点，使用范围问题。这点判决书的介绍还是有点抽象：在使用人使用其被诉侵权标识所形成的商誉所及的范围，使用范围是不是只限于地域范围？这个地域范围又如何界定？如果在先使用只在一个县，另一个县就不属于原来的使用范围？在司法实践中，使用范围并不只限于地域范围。（2021）粤2072民初20143号民事判决书认为被告举证证明的在先使用范围均只限于微信公众号、新闻媒体或购物网站，并未举证证明在产品包装上使用过诉争商标“××”字样，现其在被控侵权产品包装上使用了“××”字样，被控侵权产品使用“××”已超出原使用范围。[iv]
商标在先使用案件在实践中具有复杂性。在肥城华联公司与华联公司“华联超市”商标诉争一案中，一审、二审法院均认定肥城华联公司在涉案商标申请注册之前就已经使用“华联超市”，并且通过长期经营取得了较高荣誉，且其后的使用亦未超出原有范围，不构成对涉案商标权的侵害。再审却以证据不足认定肥城华联公司对“华联超市”标识享有在先使用权的主张不能成立。[v]
基于商标在先使用案件的复杂性，在处理该类案件时要把握立法原意，充分收集、认真分析证据，才能维护当事人的合法权益。
[i]（2022）浙民终1289号
[ii]（2016）最高法民申1284号
[iii]（2022）京民终764号
[iv]（2021）粤2072民初20143号
[v] （2021）最高法民再3号
作者：王瑜
2024年3月