[ 唐青林 ]——(2014-10-5) / 已阅10071次

商业秘密许可协议的效力及其内容 ——北京FX助剂有限公司与北京FXJR科贸有限公司等侵犯商业秘密纠纷上诉案

案件点评
商业秘密许可协议是商业秘密权利人与其他企业或个人签订的，约定双方权利和义务，规范双方行为的书面文本合同。一份完整的商业秘密许可协议应当包含以下内容：合同标的；授权范围；许可使用费及支付方式；许可使用的时间和期限；保密义务；期限届满后转让人和受让人的权利义务；违约条款及解决争议的方法。

基本案情　　
1991年4月25日，上诉人FX公司和纺科院签订《技术转让合同书》，合同约定：由纺科院将FX系列多功能和毛油的配方、生产技术和有关应用技术转让给FX公司，该技术为独家转让，保密期限五年。该合同有效期限至1996年4月24日。FX公司主张的其余3种产品配方FX－W100、FX-AS20和FX-AS30均记载在FX公司技术人员姚蕾的工作笔记本上，该笔记本由姚蕾个人保管。该笔记本曾经在姚蕾出国期间交给叶健，但未就此举证。
1991年3月1日、1998年1月1日、FX公司分别和叶健、王志强签订有劳动合同。上述合同中，均有受聘人员应对公司的生产技术、经济指标严守保密规定等约定。签约期间，叶健曾担任过董事长、总经理、技术部经理、董事职务；王志强曾担任过董事、副总经理兼销售部经理职务。2007年1月8日，FX公司分别免去了叶健的董事职务，王志强的副总经理职务。2006年7月28日，叶健和王志强作为股东发起设立了被上诉人JR公司。公司的经营范围是纺织助剂技术开发、销售纺织助剂等。经鉴定，FX公司提交的涉案五个型号产品技术资料记载的产品原料及原料比例和其对应型号的产品实物的原料及原料比例一致；FX公司涉案五个型号的产品实物包含的原料与JR公司的FX-K902、FX-K903、FX-R701、FX-AS20和FX-AS30五个产品实物包含的原料基本相同，原料的比例稍有差异。

法院审理
　　北京市朝阳区人民法院经审理后认为：本案FX公司起诉JR公司、叶健和王志强的行为发生在2006年之后，远超过FX公司享有独占使用权的截止期限1996年4月。因此，根据现有证据不能认定FX公司拥有上述两个产品配方的所有权，其基于该两个产品配方提起的诉讼请求，不应予以支持。对于型号为FX-W100、FX-AS20和FX-AS30三个和毛油产品的配方，FX公司并没有证据证明JR公司或者叶健、王志强接触过该三个配方，故不能认定JR公司、叶健和王志强侵犯了FX公司该三个配方的技术秘密。FX公司没有就客户名单和产品标识举证证明涉案客户名单是其通过劳动或金钱投入获得，系区别于公知信息的特殊客户信息，也没有举证证明使用涉案标识的产品系知名商品，因此，对FX公司基于客户名单和产品标识提出的诉讼请求，均不予支持。法院依法判决：驳回FX公司的诉讼请求。
　　FX公司不服原审判决，提起上诉。
　　法院认为：本案中，上诉人FX公司主张受保护的商业秘密是FX-K902、FX-R701、FX-W100、FX-AS20和FX-AS30五种产品的配方。其中，FX-K902、FX-R701系FX公司以受让形式取得的。根据上诉人FX公司与纺科院签订的技术转让合同的约定，合同有效期至1996年4月24日，即此后FX公司不应再享有独家使用权。但据法院查明，FX公司在此之后仍以独家形式使用该受让技术。从2003年5月22日FX公司股东大会决议第三条中“一致确认新的合资公司将对原有的全部转让技术仍具独家使用权”的决议内容上看，纺科院作为FX公司的股东和技术转让方，虽然没有与FX公司签订再次转让或续展原合同的协议，但是，却明确表达出再次授予FX公司对原受让技术具有独家使用权的意思表示，该授权形式合法有效。按照法律规定，上诉人FX公司获得的独家使用权是一项独占性的专有权利，有权以自己的名义对他人实施的侵权行为提起诉讼。
　　对于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30产品的配方，诉讼双方虽然对技术研发人是谁存有争议，但是，无论是姚蕾还是叶健，从研发时间上看，可以认定此时二人均系FX公司的工作人员，且该产品配方的研发，系建立在FX-K902和FX－R701产品配方之上的，其研发行为应属于职务行为，该项非专利技术秘密的所有权依法归上诉人FX公司所有。
　被上诉人叶健作为FX公司的前任高级管理人员、技术人员，应知悉涉案的商业秘密。根据鉴定结论，被上诉人JR公司在其产品中使用了与上诉人FX公司相同或近似的配方，在其不能举证配方合理来源的情况下，应认定叶健作为JR公司的法定代表人向本公司披露了其掌握的FX公司的商业秘密。叶健的上述行为违反了其与上诉人FX公司的保密约定，其行为侵犯了FX公司的商业秘密，应依法承担相应的民事责任。被上诉人JR公司使用了叶健披露的商业秘密，亦应承担相应的侵权责任。关于赔偿数额，法院将参考上诉人FX公司产品销售利润下降的数额、被上诉人JR公司实施侵权行为的时间期限、侵权产品种类等因素，对具体数额予以酌定。对上诉人FX公司要求被上诉人赔礼道歉、消除影响的请求，因FX公司并未证明其商誉受到了侵害，故对其上述请求，法院不予支持。此外，上诉人FX公司未证明被上诉人王志强实施了涉案侵权行为，故对FX公司要求王志强承担连带责任的请求，法院不予支持。
　　综上，上诉人FX公司提出的上诉理由部分成立，法院予以支持。原审判决认定的相关事实有误，适用法律错误。法院予以纠正。法院依法判决如下：撤销北京市朝阳区人民法院（2007）朝民初字第17050号民事判决；叶健和北京FXJR科贸有限公司停止侵犯北京FX助剂有限公司涉案商业秘密的行为；叶健和北京FXJR科贸有限公司共同赔偿北京FX助剂有限公司经济损失二十五万元及合理费用一万元。
　　

专家点评
本案中，FX公司通过与纺科院签订《技术转让合同书》的方式，获得涉案FX系列多功能和毛油的配方、生产技术和有关应用技术的独占使用权，期限为五年。二审法院以在原技术转让合同中对期限届满后FX公司的独家使用权进行了确认为由驳回了一审法院对FX公司原告资格的否认。可见，在商业秘密许可使用过程中，商业秘密许可协议占据着非常重要的地位。若本案中的《技术转让合同书》未对涉案商业秘密的对出明确的约定，也难以使本案的争讼问题得到妥善解决。那么，何为商业秘密许可协议？一份完整的商业秘密许可协议应当包含哪些内容？
商业秘密许可协议是商业秘密权利人与其他企业或个人签订的，约定双方权利和义务的，规范双方行为的书面文本合同。根据我国《合同法》第三百四十二条的规定，技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。技术转让合同应当采用书面形式。第三百四十三条规定，技术转让合同可以约定让与人和受让人实施专利或者使用技术秘密的范围。第三百四十八条规定：技术秘密转让合同的受让人应当按照约定使用技术，支付使用费，承担保密义务。第三百五十条规定，技术转让合同的受让人应当按照约定的范围和期限，对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分，承担保密义务。
可见，商业秘密许可协议应当以书面的形式对许可方和被许可方之间的权利、义务关系进行确定。一般来说，一份完整的商业秘密许可协议的正文部分应当包含以下内容：
（1）合同标的，即许可使用的技术秘密的内容。协议应当明确许可使用的技术秘密的名称和内容。
（2）授权范围。根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条的规定，技术秘密许可使用主要分为独占许可使用、排他性许可使用和普通许可使用和再许可四种形式，这些方式所包含的转让人和受让人的权利义务均不相同，关系到切身利益。因此，当事人应当就其协商的许可方式进行确认。根据法律的规定，当事人没有约定或者约定不明确的，法律确定为普通实施许可。因此，对于由特殊授权方式的商业秘密许可，应当在许可协议中对许可的具体方式做出确认。
（3）许可使用费及支付方式。支付许可使用费是受让人的最主要的义务，也是权利人进行授权许可的最直接的目的。因此，在商业秘密许可协议中，应当对受让人支付使用费的数额、支付方式、支付时间进行明确约定。
（4）许可使用的时间和期限。有的技术秘密有其存在的法定期限，如《合同法》第三百四十四条规定：“专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效”。但绝大多数的技术秘密的存在是没有法定期限的，只要它一直被权利人处于秘密保护状态，就具有商业秘密价值。因此，这就需要技术秘密权利人对于受让人使用该技术秘密的时间和期限进行约定。
（5）保密义务。技术秘密的秘密性是其存在的价值基础，因此，在商业秘密协议保密协议中，双方当事人应当对双方当事人的保密义务予以明确。
（6）期限届满后转让人和受让人的权利义务。这在很大程度上将影响着该技术秘密的后续使用。如在本案中，FX公司通过与研究院约定期限届满后，FX公司的后续独占使用权，才使得其在本案中的合法原告资格，否则，FX公司将面临败诉的风险。
（7）违约条款及解决争议的方法。一般来说，一旦发生纠纷，双方应当抱着相互协商的态度，协商不成的，可以提交当地仲裁机构仲裁或者直接提起诉讼。
从本案中的履行中可以看出，一项商业秘密的许可纠纷将伴随从协议签订，商业秘密开始使用到协议履行完的始终，甚至到该协议履行完毕的若干年后都有可能引发一系列的纠纷。这就需要商业秘密的转让人和受让人对其商业秘密的许可协议予以充分协商，尽可能地将解决方式予以事先约定，未雨绸缪，防范于未然，以最大限度的减轻纠纷的发生。

对企业进行商业秘密保护的建议
技术转让合同应当采用书面形式。因此，在商业秘密许可使用过程中，许可人与被许可人应当充分利用商业秘密许可协议的调节作用，在许可使用前，对商业秘密许可使用的相关问题进行细致、明确的约定，将有关许可使用的事宜均以书面的形式体现出来，以更好地督促合同双方履行各自的权利义务，以免纠纷的发生。

相关商业秘密专项法律问题
1、商业秘密侵权诉讼中的原告资格？
根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定：“对于侵犯商业秘密行为，商业秘密独占使用许可合同的被许可人提起诉讼的，人民法院应当依法受理。排他使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者在权利人不起诉的情况下，自行提起诉讼，人民法院应当依法受理。普通使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者经权利人书面授权，单独提起诉讼的，人民法院应当依法受理”。
本案中，上诉人FX公司获得的独家使用权是一项独占性的专有权利，虽然原转让合同以届有效期，但根据双方《技术转让合同书》的约定，FX公司在此之后仍以独家形式使用该受让技术。因此，FX公司有权以自己的名义对他人实施的侵权行为提起诉讼。
2、职务技术秘密的权属问题？
根据《合同法》第三百二十六条规定，职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。职务技术成果是执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。可见，职务性商业秘密是职工在执行职务期间开发的商业秘密，需要单位投入大量的人力、物力和财力，凝聚着用人单位的科学决策、集体智慧和长期的经验积累。根据法律的相关规定，职务性商业秘密权的权属归单位所有。
本案中，对于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30产品配方，诉讼双方对技术研发人是姚蕾还是叶健存有争议，但从研发时间上看，上述配方均系二人在FX公司工作时研发，且该产品配方的研发，系建立在FX-K902和FX－R701产品配方之上的，故法院认定其研发行为属于职务行为，该项非专利技术秘密的所有权依法归属上诉人FX公司所有。
3、商业秘密侵权行为的认定？
国家工商行政管理局1995年颁发的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》规定，权利人能证明被申请人所使用的信息与自己的商业秘密具有一致性或者相同性，同时能证明被申请人有获取其商业秘密的条件，而被申请人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的，工商行政管理机关可以根据有关证据，认定被申请人有侵权行为。
在民事诉讼审判中，也是依据“相似+接触-合法来源”的认定原则。本案中，被上诉人叶健作为FX公司的前任高级管理人员、技术人员，应知悉涉案的商业秘密。根据鉴定结论，被上诉人JR公司在其产品中使用了与上诉人FX公司相同或近似的配方，故在其不能举证配方合理来源的情况下，法院认定叶健的行为违反了其与上诉人FX公司的保密约定，构成了对FX公司的侵犯。
4、赔偿数额的确定标准？
根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定，确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。根据《专利法》第六十五条的规定：“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。
本案中，法院参考上诉人FX公司产品销售利润下降的数额、被上诉人JR公司实施侵权行为的时间期限、侵权产品种类等因素，对具体数额予以酌定。
5、侵犯商业秘密是否适用“赔礼道歉、消除影响”的责任赔偿形式？
“消除影响、赔礼道歉”是公民、法人的人身性权利受到侵害时的法律救济手段，故在商业秘密等知识产权侵权案件中一般不予适用，除非权利人因为侵权行为遭受了商誉的损失和影响。根据《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》第十九条，“商业秘密侵权案件一般不适用赔礼道歉、消除影响的民事责任形式”。
本案中，因FX公司并未证明其商誉受到了侵害，故对其上述请求，法院不予支持。

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