[ 唐青林 ]——(2014-10-5) / 已阅5866次

用人单位可否以与员工约定不使用原单位的商业秘密为由，进行侵犯商业秘密的抗辩 ——天骄某某韵软件某某责任公司与恒生某某股份有限公司等侵害商业秘密纠纷上诉案

案件要旨
根据《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》的规定，法人或其他组织与被聘用人在合同中约定不使用被聘用人掌握的他人商业秘密的，不能当然地成为法人或其他组织侵权免责事由。因此，用人单位在雇佣属于竞争对手的跳槽员工时，应当尽到一定的注意义务，杜绝使用或者侵犯竞争对手的商业秘密材料和信息，也不得仅以与跳槽员工做出不使用原用人单位的商业秘密为由，进行商业秘密侵权的抗辩。

　　基本案情
被上诉人恒生某某股份有限公司（以下简称恒生某公司）成立于2000年12月。被上诉人杭州某某网络技术服务有限公司（以下简称恒生某某公司）成立于2009年11月。天津文化艺术品交易所股份有限公司（以下简称天津交易所）成立于2009年9月。
　　上诉人天骄某某韵软件某某责任公司（以下简称天骄某某韵公司）成立于2011年7月，股东为王某某、天津交易所。
　　2007年1月4日，王某某与恒生某公司签订《劳动合同》，从事研发工作。同日，双方同时签订《保密协议》。2010年6月1日，王某某与恒生某公司、恒生某某公司签订《劳动关系转移协议》，内容为：王某某同意与恒生某公司解除《劳动合同》后和恒生某某公司签订《劳动合同》。2010年6月1日，王某某与恒生某某公司签订了《劳动合同》，双方于2010年6月1日签订了《保密及竞业限制协议》。2011年6月15日，王某某签署《离职员工承诺书》，保证离职后不带走含有恒生某某公司商业秘密信息的一切载体，不将这些载体及复制件擅自保留或交给其他任何人；在离职后仍应继续保守在恒生某某公司任职期间接触、知悉的属于恒生网络公司的商业秘密，直至该商业秘密被依法披露。后孙某某、沈某、高某某分别与恒生某某公司建立了劳动关系，并签订了相应的保密协议。
　　2010年2月5日，天津交易所（甲方）与恒生某公司（乙方）签订《计算机信息系统集成合同》及《软件委托开发合同》，约定：甲方为其天津文化艺术品交易所文化艺术品网上交易业务建立计算机信息系统，乙方为甲方提供所需的计算机信息化管理系统的开发及集成服务；甲乙双方在履行本合同过程中应当保守商业秘密。2010年12月13日，天津交易所（甲方）就其天津文交所交易监控系统外包开发项目与恒生某某公司（乙方）签订《具体业务合同》，约定：甲方委托乙方对甲方天津文化艺术品交易所交易监控系统进行开发。王某某在恒生某某公司委托代理人一栏内进行了签名。
　　2011年7月25日，恒生某某公司取得中华人民共和国国家版权局核发的计算机软件著作权登记证书。天津市第一中级人民法院作出（2013）一中民五终字第0041号民事判决书，该判决书中认定天津交易所与恒生某某公司为“HUNDSUN份额化撮合交易系统软件V1.0”的共同著作权人。
　　审理中，恒生某公司、恒生某某公司明确其主张的涉案商业秘密为：1、“份额化撮合交易系统软件”源代码及相关文档；2、大宗某某现货交易系统软件（泛亚）源代码及相关文档；3、“份额化撮合交易系统软件V2.0”软件源代码及相关文档；4、“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”源代码；5、“撮合交易系统监控系统”源代码。
　　2013年3月20日，上海市科技咨询服务中心出具技术鉴定意见并认为：恒生某某公司、恒生某某公司主张的上述五个软件属“不为公某所知悉”的技术信息；原、被告双方的“份额化撮合交易系统软件”基本属同一个软件；原、被告双方的“大宗某某现货交易系统软件”属同一个软件；原、被告双方的“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”属同一软件；7、原、被告双方的“撮合交易系统监控系统”基本属同一个软件。

法院审理
　　原审法院审理认为：恒生某公司、恒生某某公司有权主张的商业秘密，其享有权某的计算机软件，即“大宗某某现货交易系统软件”、“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”、“份额化撮合交易系统软件”符合商业秘密的法定构成要件，应当认定涉案软件为商业秘密。王某某以不正当手段获取恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密，并提供给天骄某某韵公司使用，其行为已经侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密。孙某某、沈某以不正当手段获取恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密，并提供给天骄某某韵公司使用，其行为侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密。天骄某某韵公司明知王某某、孙某某、沈某系不正当手段获取恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密，而予以使用，依法视为侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密。
综上，原审法院依法判决：四被告立即停止侵犯两原告公司商业秘密的行为，即立即停止使用“大宗某某现货交易系统软件”、“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”，并赔偿两原告经济损失（含合理费乙）人民币200000元。　　
上诉人天骄某某韵公司不服原审法院上述民事判决，向法院提起上诉。
　　法院认为：一、因恒生某公司、恒生某某公司提供了“大宗某某现货交易系统软件”、“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”的载体，且该两软件经鉴定系恒生某某公司、恒生某某公司自主研发的专有技术，在天骄某某韵公司未提供相反证据的情况下，原审法院认定恒生某公司、恒生某某公司为上述两软件的权某某具有事实依据。二、上海市科技咨询服务中心出具沪科技咨询服务中心（2012）鉴字第36号技术鉴定意见明确载明：“大宗某某现货交易系统软件”、“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”属于“不为公某所知悉”的技术信息。因该鉴定结论系对涉案软件具有合法鉴定资质的机构所出具，原审法院根据该鉴定结论，并结合上述软件具有经济性、实用性，能够给权利人带来经济利益，以及恒生某公司、恒生某某公司对上述软件采取的合理保密措施等事实认定上述软件符合商业秘密的法定构成条件、系商业秘密正确。三、因王某某、孙某某、沈某等人曾任职于恒生某公司、恒生某某公司从事的技术研发，具有接触、获取上述两项商业秘密的条件和机会，并在任职之时签订的相关保密协议中承诺离职后仍对其任职期间接触、知悉和持有的一切保密资料承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密的义务，故在无合法依据的情况下，原审法院因在对沈某和孙某某的工作机进行证据保全中发现了含有“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”软件的代码和部分文档而认定孙某某、沈某以不正当手段获取恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密并无不当。同时，因证据保全时从天骄公司取得的三个移动硬盘中所包含的SVN服务器含有“大宗某某现货交易系统软件”以及“MEL0DY应用系统技术开发平台软件”软件的代码，法院结合王某某系天骄某某韵公司的股东、总经理职务，负责天骄某某韵公司设立在杭州的办公场所的日常经营管理，王某某、孙某某、沈某等人均在2011年6、7月间从恒生某某公司离职后又都在天骄某某韵公司任职等事实，认为原审法院认定天骄某某韵公司明知王某某、孙某某、沈某以不正当手段获取上述的商业秘密而予以使用，侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密，并据此判决王某某、孙某某、沈某、天骄某某韵公司立即停止侵权行为，并承担赔偿经济损失的民事责任具有事实依据，符合我国反不正当竞争法第十条之规定。
　　综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依法判决：驳回上诉，维持原判。
　　
专家点评
本案中，上诉人天骄某某韵公司主张其并未以不正当手段获取并使用被上诉人恒生某公司、恒生某某公司的商业秘密，但并未提供充分证据，法院据此判决王某某、孙某某、沈某、天骄某某韵公司对被上诉人权利的侵犯。在商业秘密侵权案件中，因雇佣跳槽员工而侵害原雇用单位商业秘密的现象屡见不鲜，很明显，侵犯商业秘密应当是以用人单位明知其雇佣的跳槽人员知悉竞争对手的商业秘密为前提。那么，用人单位可否以与跳槽人员约定不使用原用人单位的商业秘密为由，抗辩商业秘密的侵犯呢？
根据《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》第十五条　的相关规定：“法人或其他组织与被聘用人在合同中约定不使用被聘用人掌握的他人商业秘密的，不能当然地成为法人或其他组织侵权免责事由”。可见，用人单位在雇佣属于竞争对手的跳槽员工时，应当尽到一定的注意义务，不得仅以与员工做出不使用原用人单位的商业秘密为由，进行商业秘密侵权的抗辩。那么，用人单位在雇佣竞争对手的跳槽人员时，该如何做，才能最大程度地减少其侵犯商业秘密的可能呢？
首先，严格做好跳槽员工的聘用管理工作。跳槽员工一般都是一个企业的骨干力量，掌握着一个企业的关键技术和核心经营信息，对跳槽员工的雇佣很可能会被竞争对手认定为是“挖墙脚”的恶意竞争行为。因此，做好对这类员工的聘用工作，是杜绝因此而引发的一系列侵权纠纷的有利途径。对此，企业管理部门可以要求跳槽人员提供原单位的《退工证明》等手续，以证明企业不存在雇佣未解除劳动关系的员工的不当行为；同时企业还可以制作专用《调查书》、《保证书》，对员工的真实履职情况进行充分的调查，并要求员工确保真实保证，并做好相关存档工作，以免发生纠纷时能够更好地保护企业的利益。
其次，提高自身法律意识，杜绝使用有关竞争对手商业秘密的材料和信息。在使用跳槽人员提供的信息前，应充分了解其信息的来源，并要求提供者出具来源合法的书面《说明》，避免使用跳槽职工带来的原单位的商业秘密。同时做好跳槽员工商业秘密侵权教育工作，告知跳槽员工不要在工作过程中使用原单位的商业秘密，更不要将载有原单位商业秘密的U盘或者其他载体内容拷贝到企业的工作电脑上。
最后，企业本身也要做好“不侵权诉讼”的防范，以防止商业竞争中有可能发生的竞争对手的恶意诋毁行为。在商业秘密的保护过程中，有一些权利人为了打击竞争对手、谋取市场份额，有时也会采取恶意诉讼的方式来制止权利人对合法信息的使用。对此，企业可以通过保存合法权利的相关证据的形式，如保存好企业通过反向工程或其他正当途径掌握他人商业秘密的所有材料，以证明其自身合法权利。对此，企业在必要时还可以进行公证，进一步确认该证据的法律效力。

对企业进行商业秘密保护的建议
商业秘密权是权利人的一项知识产权，权利人以外的其他任何人都有适当的注意义务。企业在进行市场经营行为时，应当以不损害他人的商业秘密为行为准则，尤其是与权利人具有竞争关系的经营者。因此，用人单位在雇佣属于竞争对手的跳槽员工时，应当尽到一定的注意义务，不得仅以与员工做出不使用原用人单位的商业秘密为由，进行商业秘密侵权的抗辩。同时企业在雇佣有竞争力的跳槽员工时，也应当做好“不侵权诉讼”的防范，妥善保留好其合法获取商业秘密的相关资料，以抵御竞争对手以“仅发出警告”为手段采取的不正当竞争手段。

相关商业秘密专项法律问题
1、商业秘密的认定？
根据《反不正当竞争法》第十条的规定：“本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”因此，权利人主张以商业秘密的形式保护的商业秘密信息，应当具有秘密性、经济性、保密性和实用性四个特征。
本案中，涉案软件是恒生某公司、恒生某某公司根据用户业务需求研发完成的技术信息，能投入实际运用，具有一定的业务市场，能给权利人带来经济利益，具有经济性、实用性；经鉴定，涉案软件，他人难以通过查阅该领域公开的文献或资料直接容易获得，且该未对外公开的技术信息不为该专业领域一般技术人员普遍了解和掌握，是恒生某公司、恒生某某公司自主研发的专有技术，属“不为公某所知悉”的技术信息，即具有秘密性；且恒生某公司、恒生某某公司对涉案软件采取了签订保密协议等合理的保密措施（如与职工签订保密协议，包括职工在离职时有严格的交接手续以及离职后的保密承诺；在软件委托开发合同等合同中约定相关保密义务等），具有保密性。故法院对两被上诉企业提出的涉案软件符合商业秘密的法定构成要件，应当认定为商业秘密的主张予以支持。
2、损害赔偿的计算标准？
根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第一款规定：确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。
根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权某某因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
本案中，因恒生某公司、恒生某公司没有证据证明其因侵权所受到的损失或者王某某、孙某某、沈某、天骄某某韵公司因侵权所获得的利益，故法院在综合考虑本案所侵犯的商业秘密类型（计算机软件）、侵权软件的数量；天骄某某韵公司的经营规模；各侵权行为人的主观过错；侵权行为的性质；侵权行为持续的时间、造成的不良后果及恒生某某公司维权的合理费用的基础上，判决王某某、孙某某、沈某、天骄某某韵软件某某责任公司赔偿恒生某公司、恒生某某公司经济损失（含合理费乙）人民币200000元。

法条链接
1、《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》
第十五条　法人或其他组织与被聘用人在合同中约定不使用被聘用人掌握的他人商业秘密的，不能当然地成为法人或其他组织侵权免责事由。
2、《反不正当竞争法》
第十条 本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
3、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》
第十七条 确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。

编者注：本文摘自北京市安理律师事务所唐青林主编的《商业秘密百案评析与保密体系建设指南》(中国法制出版社出版)。此处本文做了大范围的删减处理，需看全文，请购买参阅该书正版书籍之完整内容。唐青林律师近年来办理了大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件，在商业秘密法律领域积累了较丰富的实践经验，并创办了商业秘密专业律师网（www.ruclawyer.com）；专业论文曾发表在最高人民法院民一庭主编的《民事审判指导与参考》，曾代理多起最高人民法院审理的案件并获胜诉判决。欢迎切磋交流，邮箱：18601900636@163.com，电话：18601900636。

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