——安徽省高速公路联网运营有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政诉讼案*
廖爱珍
要旨
2001年《商标法》第31条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条后半段规定的基本目的是保护中国大陆在先使用并具有一定影响的商标。在先使用并有一定影响，是认定诉争商标是否构成以不正当手段抢注商标的基础和前提。在先使用并具有一定影响的商标才能够起到区分商品服务来源的作用。适用该条款应结合具体案情，综合考虑“不正当手段”和“在先使用并有一定影响”。
案情
案件当事人：
原告：安徽省高速公路联网运营有限公司
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会
北京市集佳律师事务所代理安徽省高速公路联网运营有限公司
安徽圣德天开信息科技有限公司（以下简称安徽圣德公司）于2009年向国家工商行政管理总局商标局提出“徽通卡”文字商标注册申请，申请号为第7882065（简称被异议商标），指定使用在国际分类第9类“磁性识别卡、密码磁卡、已编码的磁卡、集成电路卡和智能卡（集成电路卡）”商品。
原告安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称安徽高速运营公司）在法定期限内提出异议申请。2012年6月12日，商标局作出(2012)商标异字第33003号商标异议裁定（以下简称第33003号裁定），该裁定认为：安徽高速运营公司所提异议理由成立，被异议商标不予核准注册。
安徽圣德公司不服第33003号裁定，于2012年7月30日向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会于2014年3月25日作出第45155号裁定，对被异议商标予以核准注册。
商标评审委员会在裁定中认为，安徽高速运营公司提交的证据可以证明“徽通卡”作为安徽省高速公路储值卡的名称在先具有一定知名度，但安徽省交通部门向社会公众提供的是高速公路通行服务，而非CPU卡这项商品。被异议商标指定使用的“磁性识别卡”等商品与安徽高速运营公司“徽通卡”商标使用的高速公路通行服务在销售渠道、消费习惯等方面差别较大，不属于类似商品与服务。安徽圣德公司与安徽高速运营公司提交的证据显示，双方“徽通卡”商标在各自领域内均已具有一定知名度，被异议商标的注册和使用不致使相关公众对商品和服务的来源产生误认，未构成2001年《商标法》第31条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
诉辩
原告安徽高速运营公司不服第45155号裁定，于法定期限内向北京市第一中级人民法院提出行政诉讼称，被异议商标系对安徽高速运营公司在先使用并有一定影响的未注册商标“徽通卡”的抢注，属于2001年《商标法》第31条规定之情形，应被裁定不予核准注册。
被告商标评审委员会辩称，第45155号裁定认定事实清楚、证据充分、适用法律正确，请求人民法院依法予以维持。
第三人安徽圣德公司述称，同意商标评审委员会意见，请求维持第45155号裁定。
裁判
本案中，在被异议商标申请日之前，“徽通卡”在高速公路非现金交费服务上进行了大量的宣传报道，商标评审委员会也认定了“徽通卡”作为安徽省高速公路储值卡的名称在先具有一定知名度。尽管在被异议商标申请日之前，“徽通卡”尚未在安徽省高速公路储值卡实际使用，但“徽通卡”在高速公路非现金交费服务上已经积累了一定的商誉，消费者对安徽省高速公路储值卡已形成了一定的市场认知。商标是标明商品或服务的来源并区别同类商品或服务的标记。“徽通卡”在高速公路储值卡上的宣传可以构成商标法意义上的使用。被异议商标“徽通卡”与在先的安徽省高速公路储值卡“徽通卡”的文字完全相同。被异议商标指定使用的“磁性识别卡”等商品与安徽省高速公路储值卡均可实现非现金支付的功能，两类商品在功能、用途、消费对象等方面构成类似商品。安徽圣德公司住所地位于安徽省合肥市，安徽省高速公路储值卡“徽通卡”在被异议商标申请日之前在安徽省进行了一定的宣传报道并具有了一定的知名度，安徽圣德公司申请注册被异议商标属于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。商标评审委员会作出的第45155号裁定认定事实有误，本案予以纠正。
据此，依据《行政诉讼法》第54条第2项第1目之规定，一审法院判决如下：(1)撤销商标评审委员会作出的商评字(2014)第45155号关于第7882065号“徽通卡”商标异议复审裁定；(2)被告商标评审委员会对安徽圣德公司提出的商标异议复审申请重新作出裁定。
评析
本案争议的焦点是2001年《商标法》第31条关于以“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是否适用于本案。
《商标法》第31条后半段旨在保护实践中存在的未注册，但已经在商业活动中实际使用并有一定影响的商标。其目的是制止以不正当手段抢注商标的行为，对我国实行商标注册主义可能造成不公平后果进行有效补充。在商标异议、不予注册复审及无效宣告案件审理中，涉及抢注他人已经使用并有一定影响商标问题，适用该条款时应从以下几个方面进行把握。
一、对“已经使用”的认定
关于使用的认定，必须是在商标法意义上进行了“使用”的商标。根据《商标法》第48条，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中．用于识别商品来源的行为。此外，我国《商标法》坚持地域性原则，对于未注册商标的保护，原则上必须以在中国内地的实际使用为基础，通常不包括中国香港、澳门和台湾地区。仅在中国香港、澳门和台湾地区的使用，通常无法获得《商标法》第31条后半段的保护。
本案中，原告安徽高速运营公司的“徽通卡”商标在高速公路非现金资费服务上进行了大量的宣传报道。在被异议商标申请日前，“徽通卡”尚未在安徽省高速公路领储值卡实际使用。但通过广泛的宣传，“徽通卡”在高速公路非现金交费服务上已经积累了一定的商誉，消费者对该储值卡已形成了一定的市场认知。商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源。本案中，虽然原告的“徽通卡”商标尚未实际使用，但已发挥了商标的基本识别功能。因此，原告对其商标的广告宣传行为视为对其“徽通卡”商标的使用。
二、对“有一定影响”的认定
有一定影响本身是一个主观判断的标准，具有弹性，需要结合具体的案情给予认定。从概念上看，有一定影响在范围上并末要求“广泛”，属性上要求的是“影响”而未“声誉”，只需要部分相关公众知晓即可。
本案中，原告安徽高速运营公司提交了高速公路联网不停车收费相关会议纪要，相关招标、谈判文件及评审报告，房租租赁及建筑装饰工程相关资料，“徽通卡”和图形标识的设计草稿，相关管理规范，域名证书及网页打印件，相关报刊报道和广告，广告宣传合同，电台广播音频等相关证据。此外，在被异议商标申请日之前，《新安晚报》、新华网、中国安防展览网、王朝网络、安徽新闻网、新浪网、安徽先锋网、合肥家园网等多家媒体均对“徽通卡”在高速公路非现金交费服务上进行了报道。本案原告安徽高速运营公司提交的相关证据既有相关的会议纪要，又有其相关的商标设计稿、域名证书，广告宣传、电台播放，证明了其在先商标有一定的持续使用时间、区域和广告宣传，可以认定为“具有一定影响”。
三、对“以不正当手段抢先注册”的认定
《商标法》第31条后半款的目的是规范恶意抢注行为。即诉争商标注册人知道他人在先使用商标的情况，基于不正当的目的予以抢注的行为。那么，何种情形构成《商标法》第31条后半段规定的“不正当手段”？不正当手段的“不正当性”如何判断？
该条款中的“以不正当手段抢先注册”是指损害特定权利人的不当注册行为，“抢先注册”的申请人在申请注册时具有“恶意”。所谓“恶意”，主要指的就是明知或应知的心理状态，就是在明知或应知某一商标已为他人在先使用并已产生一定影响的情况下仍出于不正当竞争的目的进行注册。“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经具有一定影响，而商标申请人明知或应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。”
诉争商标申请是否采取不正当手段，可综合考虑以下因素：诉争商标注册人与在先商标使用人是否有贸易往来或合作关系：是否共处相同地域或者双方商标商品或服务有相同的销售渠道和地域范围；诉争商标注册人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；诉争商标注册人与在先使用人曾有内部人员往来；他人商标具有较强的独创性，诉争商标与之高度近似。
本案中，被异议商标与在先的安徽高速公路储值卡“徽通卡”文字完全相同，被异议商标指定使用的“磁性识别卡”等商品与安徽高速运营公司的公路储值卡均可实现非现金支付的功能，两类商品在功能、用途消费对象等方面均构成类似商品。安徽圣德公司住所地位于安徽省合肥市，安徽省高速公路储值卡在被异议商标申请日前在安徽省进行了一定的宣传报道并具有了一定知名度,同处相同区域的安徽圣德公司理应知晓。
四、“不正当手段”与“一定影响”的关系
“不正当手段”与“在先使用并有一定影响”是适用《商标法》第31条后半段必须同时满足的两个要件，既不能将“不正当手段”和“一定影响”混为一谈，也不能完全忽略“在先使用并有一定知名度”的要求。．
是否构成本条款所指情形，应对“一定影响”的程度和“不正当手段”的情形予以综合考虑。在该条款的适用中，通常要求在先商标具有一定知名度，但该知名度要求的重要作用在于通过知名度的认定而推定商标注册人的恶意，因此对知名度并不要求较高的标准。通常情况下，如果商标注册人在知晓该在先使用商标的情况下却仍在同一种或类似商品或服务上进行商标注册，则可以认定商标注册入主观有恶意，违反《商标法》第31条的规定。
为有效制止恶意抢注，对“一定影响”不应设定过高或过于格式化的举证要求。在在先使用商标知名度较高、两商标高度近似的情况下，可以降低对恶意的举证要求；而在系争商标注册入主观恶意明显的情况下，可以降低对“一定影响”的举证要求，此时如果证明在先使用商标的影响力可能及于抢注入，即可判定构成“一定影响”。
本案中，安徽圣德公司与安徽高速运营公司同处一地，地理位置的便利性大大增加了安徽圣德公司知悉原告在先宣传“徽通卡”商标的可能性。再加上在诉争商标申请前，原告已在当地的媒体进行了广泛的报刊报道、广告宣传、电台广播，安徽圣德公司作为与原告同处一地的企业，有多种渠道可以了解、知悉原告对“徽通卡”商标的宣传。因此，在本案中，安徽圣德公司的主观恶意十分明显。而原告商标的影响完全可能及于安徽圣德公司。
在先使用商标独创性高而诉争商标与之相同，能够在一定程度上证明诉争商标申请人知晓引证商标且具有抢注恶意。如果引证商标并未在中国大陆使用并具有一定影响，即使诉争商标与引证商标相同，而且这种相同并非各自独立创作而是复制的结果，也并不必然违反《商标法》第31条后半段。
摘自《知识产权典型案例分析》P285-291页，法律出版社2018年5月出版。内容简介：《知识产权典型案例分析》一书精选北京市集佳律师事务所多年来代理的诸多有巨大影响力的专利、商标、不正当竞争及其他典型案例结集而成。其中不乏在业界广为传颂的口碑案例，例如，腾讯公司诉奇虎公司不正当竞争纠纷案，百度公司与搜狗公司发明专利权无效宣告案，“微信”商标异议复审行政案，腾讯诉上海祥游公司等商标侵权纠纷案，温瑞安武侠小说改编权及不正当竞争纠纷案等。《知识产权典型案例分析》作者对这些亲身参与的典型案例进行了深入和精辟的分析，可为知识产权领域从业者及知识产权律师等提供参考和借鉴。
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