原告日本圆谷公司诉被告商评委、第三人李锡垣商标行政纠纷

中华人民共和国
北京市第一中级人民法院
行政判决书
（2010）一中知行初字第2463号
原告日本圆谷制作公司，住所地日本国东京都世田谷八幡山1丁目10番1号。
法定代表人大冈新一，董事长。
委托代理人胡志刚，北京市天理律师事务所律师。
被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区三里河东路8号。
法定代表人许瑞表，主任。
委托代理人代艳华，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人李锡垣。
委托代理人陈秉，北京安度知识产权代理有限公司商标代理人。
委托代理人马兴洲，北京安度知识产权代理有限公司商标代理人。
原告日本圆谷制作公司不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2010年2月23日作出的商评字〔2010〕第04410号关于第1258539号“奥特曼AOTEMAN及图”商标争议裁定（简称第04410号裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2010年7月5日受理后，依法组成合议庭，并通知李锡垣作为第三人参加本案诉讼，于2010年10月12日公开开庭审理了本案。原告的委托代理人胡志刚，被告的委托代理人代艳华，第三人的委托代理人陈秉、马兴洲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
第04410号裁定系被告针对原告就第三人注册的第1258539号“奥特曼AOTEMAN及图”商标（简称争议商标）提出的撤销注册不当商标申请而作出的。该裁定认定：本案焦点问题归结为，争议商标的申请注册是否构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十三条第二款所指的情形。针对上述焦点问题，被告认为，《商标法》第十三条第二款规定，“就不相同或者不类似商品申请注册的商标，是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”
本案中，原告认为第683831号“奥特曼及图”商标（简称引证商标）构成了驰名商标，争议商标的申请注册是对引证商标的复制、摹仿，应撤销注册。但原告提交的《奥特曼》系列儿童科幻片在国内各电视台的播放记录一览表、奥特曼系列商品的销售统计表、制作费发票及促销活动证明等在案证据，大多形成于争议商标申请注册日后，不足以证明引证商标在争议商标申请注册前即1997年11月25日之前，经过长期使用及广告宣传等已在中国具有很高知名度，并为相关公众所熟知，构成了驰名商标。因此，原告该项主张缺乏事实根据，被告不予支持。
此外，被告查明的事实表明，争议商标于1999年3月28日获准注册，依据《商标法》第四十一条第二款的规定，原告可以自争议商标核准注册之日起五年内向被告提出撤销申请，即在2004年3月27日之前提出。本案中原告提出撤销争议商标注册申请的时间为2003年7月9日，该期限在上述五年法定期限之内。因此，原告有权依据《商标法》第十三条和第四十一条第二款的规定，于2003年7月9日对争议商标提出撤销申请。但原告在2009年11月6日提交的补充材料中主张争议商标的申请注册侵犯了其在先著作权，被告认为，原告提出该主张的日期距争议商标核准注册之日，已超过五年期限。因此，对原告的该项评审请求，被告不予支持。
另，原告所提到的争议商标使用人晋江万泰盛鞋服有限公司（简称万泰盛公司）与原告商标被许可使用人之间的侵权纠纷，与本案无关，被告不予评述。
综上，依据《商标法》第四十三条的规定，被告裁定争议商标予以维持。
原告诉称：一、本案涉案争议商标的申请注册不仅构成《商标法》第十三条第二款所指的情形，而且还构成《商标法》第三十一条规定的情形以及第四十一条第一款规定的情形：（一）原告所有的“奥特曼”商标已为相关公众广泛知晓，成为驰名商标：
1993年1月，“奥特曼”系列影像剧在上海东方电视台首次播出，随后该剧以其生动的形象和离奇的情节在中国全国范围内引起持续热播和广泛关注。同时，除了“奥特曼”系列影像剧，原告还制作和销售了使用“奥特曼”形象的各种商品，包括玩具、游戏机、文具等。原告的引证商标随着系列影像剧的热播、商品的热销及长期的广告宣传推广，已广为公众知晓，消费者在看到标有引证商标的商品时，就会毫不迟疑地联想到系列影像剧中的“奥特曼”卡通形象。原告提供的证据足以证明“奥特曼”的知名度及其独创性，该商标已为相关公众广为知晓，已经成为驰名商标；（二）争议商标的申请注册构成了《商标法》第三十一条规定的情形：原告是“奥特曼”系列影视作品的著作权人及上述影视作品所衍生的特色商品的权利人，争议商标的申请已经损害了原告的在先著作权。其次，争议商标的原注册申请人上海康大鞋业有限公司（简称康大公司）抢先在第25类商品上注册以“奥特曼”为主要标识的商标，已经构成了《商标法》中“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形；（三）争议商标的申请注册已构成《商标法》第四十一条第一款规定的情形：争议商标的原注册人康大公司作为“奥特曼”系列影像剧开播地区的生产企业，是知晓“奥特曼”及其商标的，但却抢先注册了争议商标，具有主观恶意，也是不正当的。
二、原告提出争议商标的注册损害了原告的在先著作权的评审请求，并没有超过法定的五年期限。首先，原告提供了关于在先著作权证据即
“原告董事长圆谷一夫用以证明原告是奥特曼影视作品、奥特曼商品等的真正权利人的证明书”，可以证明原告提出了其具有在先著作权。其次，原告在法定的五年期限内提出了撤销争议商标的评审申请，诉求就一个即撤销争议商标，但理由可以有多个。被告不能以理由不在法定期限提出就认为原告的诉求超出期限。而且，争议商标的申请注册已构成《商标法》第四十一条第一款规定的情形，而依据《商标法》的规定违反该规定是不需要任何时间限制的。
综上，第04410号裁定审理程序违法，认定事实不清，适用法律错误，请求人民法院依法予以撤销并判令被告重新作出裁定。
被告答辩坚持第04410号裁定的观点，并认为，2009年，被告在审理本案时查明原告在其争议裁定申请书中事实及理由部分的第一段将本案争议商标误写成第1027438号“奥特曼”商标，为此，被告电话通知原告予以补正，但2009年11月6日原告在补正的同时又提出了“争议商标损害了其在先著作权”的新理由，该新理由提出日期距争议商标核准注册之日即1999年3月28日已超过五年法定期限。虽然原告在2003年提起撤销争议商标注册时提交了其董事长圆谷一夫对原告是奥特曼系列影视作品著作权人的证明，但该证据是用于证明原告商标驰名度的，仅凭该证据难以认定原告在2003年对争议商标提出撤销申请时明确提出了“争议商标损害其在先著作权”的主张。此外，原告认为争议商标是以不正当手段对原告在先使用并有一定影响的“奥特曼”商标的抢注，也是企图借助“奥特曼”系列影像剧及其形象产品的驰名度来推销自己的产品，主观恶意明显，争议商标的申请注册违反了《商标法》第三十一条和第四十一条第一款的规定，争议商标的注册应予撤销。但原告的该项主张在行政程序中均未提出，请法院予以驳回。综上，被告认为原告的诉讼请求和理由不能成立，第04410号裁定审理程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，请求人民法院予以维持。
第三人向本院陈述意见称：一、原告提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请日之前已经驰名；二、争议商标图样系第三人自行创作设计，不侵犯原告的在先著作权，而且在行政阶段，原告也未在法定期限内向被告主张过在先著作权的问题；三、第三人申请争议商标并非恶意，原告认为争议商标的注册违反了《商标法》第四十一条的规定亦无事实依据。综上，原告的诉讼请求和理由不能成立，第04410号裁定审理程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，请求人民法院予以维持。
经审理查明:
争议商标于1997年11月25日由康大公司向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，于1999年3月28日经商标局核准注册，核定使用商品第25类为服装、婴儿全套衣、游泳衣、跑鞋、鞋、袜、领带、帽、手套、腰带。2006年3月22日，争议商标经商标局核准转让给本案第三人李锡垣。经续展，争议商标专用权期限至2019年3月27日止。
引证商标于1993年1月14日由上海兹普拉亚动画制作有限公司向商标局提出注册申请，于1994年3月28日经商标局核准注册，核定使用商品为玩具、游戏机、游戏机构、客厅游戏器具、戏剧面罩。其专用权期限为2004年3月28日至2014年3月27日。其后引证商标经核准转让给本案原告。
2003年7月9日，原告向被告提出对争议商标的撤销注册申请，并于2003年10月8日又提交了争议裁定申请书（补充理由）。原告提出的事实和理由主要包括：一、“奥特曼”系原告于1965年独创的卡通人物，具有显著的外观形象特征。引证商标在中国已有十年多的使用历史，且“奥特曼”形象不仅在第28类商品上获准注册，还在第7类、第11类、第25类及第30类等十七个类别商品上获准注册。
二、1993年1月，“奥特曼”系列影像剧在上海东方电视台首次播出，随后该剧以其生动的形象和离奇的情节在中国全国范围内引起持续热播和广泛关注。同时，除了“奥特曼”系列影像剧，原告还制作和销售了使用“奥特曼”形象的各种商品，包括玩具、游戏机、文具等。引证商标随着系列影像剧的热播、商品的热销及长期的广告宣传推广，已广为公众知晓，消费者在看到标有引证商标的商品时，就会毫不迟疑地联想到系列影像剧中的“奥特曼”卡通形象。因此，考虑到引证商标的知名度及其独创性，原告请求被告认定引证商标为驰名商标。

三、争议商标文字“奥特曼”是原告独创的极具显著性的卡通人物名称，该文字在原告使用前没有任何其他人使用过。鉴于“奥特曼”形象的较高知名度，在消费者心目中“奥特曼”形象和“奥特曼”文字早已一一对应，且如上所述，引证商标已构成驰名商标。因此，争议商标的申请注册明显是对引证商标的恶意复制模仿。虽然争议商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品不属于相同或类似商品，但两商标在市场上共存会使相关公众认为二者之间存在某种关联，进而产生混淆误认。同时，争议商标的原注册人康大公司作为“奥特曼”系列影像剧开播地区的生产企业，对“奥特曼”系列影像剧的热播及“奥特曼”形象产品的热卖不可能毫不知晓，然而在这种情况下，康大公司仍将“奥特曼”文字作为商标申请注册，其主观上无疑是想借助“奥特曼”的形象和引证商标的驰名度来推销自己的产品。此外，争议商标申请注册使用在第25类商品上，对原告进军服装等商品市场亦造成了限制。
四、2001年7月10日，康大公司被上海市工商行政管理局青蒲分局吊销了营业执照，且自争议商标获准注册后，康大公司从未对其进行使用。其后，康大公司将争议商标转让给万泰盛公司使用。万泰盛公司在使用争议商标的过程中，从康大公司处得到授权对原告的第997676号“ULTRAMANウルトラマン及图”商标的被许可使用人福建省足友体育用品有限公司（简称足友公司）进行侵权查处，导致足友公司的相关产品已被工商部门查封，对足友公司的生产经营造成了实质性损害，进而也损害了原告的利益。作为“奥特曼”形象的原创者及第997676号“ULTRAMANウルトラマン及图”商标的所有人和“ULTRAMANウルトラマン及图”商标的被许可使用者不能在第25类商品上使用“奥特曼”文字，显然有违公平。综上，依据《商标法》第十三条、第四十一条第二款的相关规定，原告请求被告撤销争议商标注册。
在商标评审阶段，原告先后向被告提交了以下主要证据的复印件：
1、第545期商标转让公告，用以证明引证商标经商标局核准已转让给原告。
2、《上海市工商行政管理局青浦分局行政处罚决定书》，用以证明康大公司已被吊销了营业执照。
3、商标转让申请书，用以证明康大公司已向商标局提出了将争议商标转让给万泰盛公司的申请。
4、第855期商标许可备案公告，用以证明原告已将第997676号“ULTRAMANウルトラマン及图”商标许可给足友公司使用。
5、康大公司写给万泰盛公司的授权书及万泰盛公司依据授权向足友公司发的投诉书，用以证明康大公司授权万泰盛公司对侵犯争议商标权利的行为进行追究及万泰盛公司恶意对足友公司进行投诉。
6、万泰盛公司抢先注册的他人在先使用商标档案，用以证明万泰盛公司一贯有抢注他人在先使用商标的恶习。
7、原告董事长圆谷一夫对原告是奥特曼系列影视作品的著作权人及上述影视作品所衍生的特色商品的权利人所作的证明书（外文和翻译件并经认证），用以证明原告是奥特曼影视作品、奥特曼商品等的真正权利人。
8、《奥特曼》系列儿童科幻片在国内各电视台的播放记录一览表及哈尔滨等电视台对该科幻片所作的书面播放证明，用以证明《奥特曼》系列儿童科幻片通过在各地电视台播放，取得了较高知名度。
9、原告“奥特曼”系列商标在中国多个类别商品上的注册证，用以证明原告“奥特曼”商标在中国具有较长的注册历史并在多个类别商品上进行了广泛注册。
10、万代贸易（上海）贸易有限公司、中国（福万）福建玩具有限公司等在1997年至2002年间销售奥特曼系列商品的统计表及上海新世界股份有限公司对“奥特曼”商品的销售情况作的书面说明，用以证明“奥特曼”商品销售范围广、销售量大。
11、《奥特曼》影视剧播出费、奥特曼系列商品制作费发票等。
12、上海国际机场宾馆为原告对“奥特曼”系列商品进行促销活动所作的书面证明。
证据11和证据12用以证明原告为“奥特曼”影视剧、商品及商标等作了大量宣传，引证商标已构成驰名商标。
13、（2000）沪高知终字第46号《民事判决书》，用以证明中华人民共和国上海市高级人民法院在民事判决书中已对原告设计的“奥特曼”形象的知名度作出认定。
2009年11月6日，原告向被告提交了一份《注册商标争议裁定理由更正请求书》，并同时提交了一份《注册商标争议裁定申请书》。原告在该《注册商标争议裁定申请书》中提出争议商标损害了原告的在先著作权，违反了《商标法》第三十一条的规定，应予撤销。
2010年2月23日，被告作出第04410号裁定。原告不服，向本院提起行政诉讼。
上述事实，有争议商标的商标档案，引证商标的商标档案，2003年原告提交的争议裁定申请书及补充理由，2009年11月6日原告提交的《注册商标争议裁定理由更正请求书》以及争议裁定申请书，第04410号裁定，原告提交的证据材料以及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：根据当事人的诉辩主张，本案涉及以下三个争议焦点问题：一、第04410号裁定是否存在漏审；二、原告提出争议商标的注册损害了其在先著作权的请求是否超过了法定期限；三、争议商标的注册是否违反了《商标法》第十三条第二款的规定。
一、第04410号裁定是否存在漏审
原告主张在商标评审阶段，其不仅提出争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第二款的规定，还违反了《商标法》第三十一条中“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”以及第四十一条第一款的规定。第04410号裁定只审理了前者，没有审理后者，属于审理程序违法。对此本院认为，通观原告于2003年在商标评审阶段提交的争议申请书及补充理由可知，其评审请求仅为请求被告认定引证商标为驰名商标，并结合相关证据请求适用《商标法》第十三条第二款以及第四十一条第二款，撤销争议商标的注册。原告并没有明确提出争议商标的注册违反了《商标法》第三十一条中“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形的理由。而且，原告在商标评审阶段提出的第三人申请注册争议商标具有主观恶意，是对引证商标“搭便车”的行为，最终对原告造成了实质性损害，仅属于《商标法》第十三条第二款规定的“复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的范畴，不属于《商标法》第四十一条第一款规定的“欺骗手段或者其他不正当手段”等范畴，因此，原告亦未在商标评审阶段提出争议商标的注册违反了《商标法》第四十一条第一款的理由。
综上，原告并未在商标评审阶段提出争议商标的注册违反了《商标法》第三十一条中“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”以及第四十一条第一款的规定，第04410号裁定不存在漏审，审理程序合法。原告的该项诉讼主张没有事实和法律依据，本院不予支持。
二、原告提出争议商标的注册损害了其在先著作权的请求是否超过了法定期限
根据《商标法》第四十一条第二款的规定，已经注册的商标，违反《商标法》第三十一条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求撤销该注册商标。本案中，争议商标于1999年3月28日获准注册，原告认为争议商标的注册侵犯了其在先著作权，从而违反了《商标法》第三十一条的规定，但迟至2009年11月6日才提出该项请求，已超过了法定的五年期限。
而且，《中华人民共和国商标法实施条例》第三十二条规定：“当事人需要在提出评审申请或者答辩后补充有关证据材料的，应当在申请书或者答辩书中声明，并自提交申请书或者答辩书之日起３个月内提交；期满未提交的，视为放弃补充有关证据材料。”由此可知，当事人需要在本次评审申请中补充理由的，也应当自提交申请书之日起３个月内提出。原告于2003年7月9日向被告提出对争议商标的撤销注册申请，但迟至2009年11月6日才提出在先著作权的请求，又无法定理由，已超过了3个月的法定期限。
综上，原告提出争议商标的注册损害了其在先著作权的请求超过了法定期限，其相关诉讼理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。第04410号裁定的相关认定正确，本院予以支持。
三、争议商标的注册是否违反了《商标法》第十三条第二款的规定
《商标法》第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”；
第十四条规定：“
认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”
本案中，原告提交的奥特曼系列商品的销售统计表、销售情况书面说明、《奥特曼》影视剧播出费、奥特曼系列商品制作费发票及促销活动证明、《奥特曼》系列儿童科幻片在国内各电视台的播放记录一览表等证据，大多形成于争议商标申请注册日即1997年11月25日之后，不足以证明在争议商标申请注册之前，引证商标经过长期宣传和使用已在中国大陆地区具有很高知名度，为相关公众所熟知，达到了驰名商标的标准。因此，原告关于争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第二款的诉讼主张没有事实和法律依据，本院不予支持。第04410号裁定的相关认定正确，本院予以支持。
综上，原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。被告作出的第04410号裁定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，本院依法应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：

维持被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字〔2010〕第04410号关于第1258539号“奥特曼AOTEMAN及图”商标争议裁定。
案件受理费人民币一百元，由原告日本圆谷制作公司负担（已交纳）。
如不服本判决，原告日本圆谷制作公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人李锡垣可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 侯占恒
代理审判员 董 伟
人民陪审员 韩 涛
二○一○年十一月二日
书 记 员 刘炫孜